黄文静
东方报 2014年1月31日
知识产权，作为无形资产，其重要性在过去的30年间发生了翻天覆地的变化。统计显示，1987年，美国公司资产中78%是有形资产。而这一比例在90年代末发生了逆转，无形资产的比重上升到70%以上。随着现代经济的发展，知识产权对公司发展、科学研究和创业活动都产生了非常重要的影响。知识产权主要包括专利、商标、版权和商业秘密。其中专利占比最高，在50%左右。针对这一学者和创业者普遍关心的话题，旅美华人科协犹他分会于2013年12月14日在犹他大学举行了一场有关专利申请的讲座。主讲人程惟丽博士现任犹他科协理事，拥有分子生物学和法学的双重博士，并具有丰富的专利律师工作经验。她向与会的近20名听众介绍了专利的相关概念、申请流程以及专利律师的作用。
专利是指政府有关部门向发明人授予的在一定期限内（美国规定为20年）生产、销售或以其他方式使用发明的排他权利。发明人申请专利的目的一般有两个：一方面是排除他人使用，另一方面是保护自身免遭他人诉讼侵权。专利申请中较为复杂的环节是向专利局证明该发明的新颖性，并要求合理的权利范围（Scope）。而在这两个方面，专利律师的作用都非常关键。首先，针对新颖性及非显而易见性的审查，专利局的审查员会对该项发明是否已被公众使用、公开发表、已申请专利或公开销售进行检索，并根据法律标准来判断所申请专利和现有技术（Prior Art）之间的差别是否对该领域的普通技术人士（Person Having Ordinary Skills in the Art）而言是显而易见的。而这一过程主要依靠专利律师代表发明人去和专利局审查员进行法律商讨。其次，对于专利权要求的保护范围宽窄，个人申请者也较难把握，过宽可能无法成功申请，过窄又不利于自我权利的保护，这同样需要专利律师用其职业眼光进行判断。再者，在专利撰写（Claim Drafting）时，专利的描述要达到法律要求，否则即使被授予专利，也可能遭到第三方有关专利无效性的攻击，因此，专利撰写最好也要有专业律师的指导。
程博士还向大家介绍了2013年3月实施的《美国发明法（America Invents Act，AIA）》修正案对于专利权归属所进行的重大修订：将之前的“先发明原则（First to Invent）”修改为“先申请原则（First Inventor to File，FITF），与世界通行规则接轨。按照之前的规定，当有多人就同一发明申请专利时，专利权授予先完成发明的人。而根据修正案，针对同一发明的多个专利申请，专利权授予最早取得有效申请日（Effective Filing Date）的申请人。这一改革鼓励小发明者一旦有想法，尽早去申请专利。
同时，修正案对于“现有技术（Prior Art）” 的定义范围也更加宽泛。AIA定义了两类“现有技术”会使所申请发明丧失新颖性的状况：一是有效申请日前（Effective Filling Date），该发明已授予专利、记载于印刷刊物、公开使用、为贩售之用，或以其他方式可为公众取得，不得授予专利；二是有效申请日前，已有他人有效申请该发明，并依法公开或公告，不得授予专利。而上述条款都适用有关“宽限期（grace period）”的例外，即在有效申请日前一年内，申请人揭露或基于申请人信息揭露内容中的技术，不属于现有技术。
程博士还对临时专利申请（Provisional Patent Application）做了详细的介绍。申请临时专利成本低、案件处理快，并有一年的时间评估发明的商业潜能，一年后可以决定是否申请普通专利。但临时专利只是存档，并不进行专利审查。如果在申请临时专利后一年内，再补充与专利范围相关的新内容（New Matter），新内容将适用新的申请日期。
程博士还告诉大家，专利申请中有很多权利要求项（Claim），每个权利要求项又包含有很多要素（Element）。在进行可专利性分析（Patentability Analysis）和侵权行为分析（Infringement Analysis）时，专利局审查员会精确到每一个要素。因此，无论是专利律师还是审查员都要有专业背景。涉及到分子生物学、化学、医药等专业性要求高的专利律师，一般要求有博士学位，能知晓专业术语。专利审查员并不一定定要有法律学位，但他们按技术进行分组工作和接受培训。专利律师要能够和审查员进行教育性沟通，并能恰到好处、深入浅出地帮助发明者向审查员解释，并使其信服。复杂情况下，专利律师会带领发明人会见审查员，并帮助沟通。
与会听众还问到收购、分包时可能涉及到的知识产权纠纷。程博士解释道，收购方和发包方分别作为被收购方和承包商知识产权的未来拥有者和使用者，将承担对方的侵权问题，因此，在收购和发包项目时，一定要先做好尽职调查（Due Diligent），了解对方被侵权和侵权的潜在可能。一方面要看对方的知识产权拥有多少，专利越多，覆盖面越大，他人可进攻的可能性就越小；另一方面，要看对方借用了多少他人的专利。如果亲自做尽职调查有困难，最好请专利律师出具专利不侵权或可自由使用的意见书（Non-infringement / Freedom-to-operate Opinion）。如此一来，即便以后产生侵权的法律纠纷，该意见书可以作为尽职调查的法律依据，在法庭上证明没有侵权或非故意侵权，即使是后者，罚款也会大幅降低。
与会学者还问到在美国申请的专利在国际上是否受保护。程博士告诉大家，专利是国家主权授予的保护，每个国家的专利只能保护本发明在该国内的使用，但不能保护在其他国家的使用。目前国际专利方面最重要的两个条约是专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，PCT）和欧洲专利公约（European Patent Convention，EPC）。其中，PCT是一部在140 多个《巴黎公约（Paris Convention）》成员国之间缔结的、由世界知识产权组织管理的国际条约。通过 PCT，申请人可以通过仅提交一份“国际”专利申请，同时请求在众多国家对其发明进行专利保护。具体流程是，申请人以一种语言提交一份国际申请，要求优先权（Claim Priority），在接受初步审查后，被授予一个国际检索报告（Search Report）和书面意见（Written Opinion）。此后的30个月内，申请人选择PCT中的单个国家进入，并接受进入国专利局的审核并获取专利。这30个月的待审（Pending）阶段给专利申请人提供了极大的便利。申请人可以对市场和发明的商业前景进行调查，寻找投资人，在花费较大资金进入国家阶段之前，决定是否继续申请外国专利。尽管待审阶段并没有接受审核并获取专利权，仍可对潜在侵权者起到威慑作用。而EPC涵盖了欧洲的主要国家，目前有32个成员国以及承认EPC授予专利权的5个非成员国。一项欧洲专利申请可以变成一项多达38个国家生效的欧洲专利，极大地简化了专利保护机制，也为申请人提供了极大的方便。EPC需要对专利进行审查，也要选择进入某个国家，但进入国家时只需付领证费（Issue fee）和维护费（Maintenance Fee）。
还有学者问到在公司或大学里，如何界定专利归属于雇员还是雇主。程博士介绍到，有关发明人（Inventorship）的问题非常重要。雇员在加入公司时，一般会签署雇佣合同（Employment Contract），其中对该问题有清楚的界定。如果没有相关合同，法律判定是，雇员在合理工作领域之内，在雇佣期间所做的发明都归雇主所有。但如果与工作领域明显不相关，则发明及其专利归属个人。
在讲座的最后，程博士还向大家简单介绍了商业秘密、商标和版权的相关概念。程博士指出，专利与商业秘密的区别在于，前者需要公开，而后者的拥有人一定要保密。但如果所涉及的发明能够通过逆向工程（Reverse Engineer）直接从成品的分析，推导出产品的设计原理，则不能作为商业秘密，而需要申请专利对其进行保护。
专利申请讲座在大家的热烈讨论中圆满结束，听众们还都意犹未尽。整场讲座中，针对这个与日常工作和研究密切相关的话题，与会学者纷纷提出了很多值得探讨的话题，主讲人程博士则给出了非常专业的见解，令大家受益匪浅。程博士同时告诉大家，在2月底即将举行的犹他科协年会中，针对专利问题会有更为深入的讨论，敬请大家关注。